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无效美国外观专利的几种途径
2024-08-16 08:08:20
 

近期,我们遇到了一些跨境电商企业的咨询,他们在跨境平台销售的产品被投诉侵犯了其他企业的美国外观专利权,产品遭到下架。在这种情况下,如果能成功无效掉对方的外观专利,不失为一劳永逸的最佳解决方案。那么,如果想要进行美国外观专利的无效,有哪些途径呢?今天我们来跟大家做个简单的分享。

1. 美国外观专利无效的途径

其实,美国外观专利无效和美国发明专利无效的途径是基本一样的,但是对于外观来说,在途径选择方面会有一些特点。对于专利无效,在不涉及联邦法院诉讼的情况下,其途径大致有如下三种:ex parte reexamination(Reexam)inter parte reviewIPR),post-grantreview (PGR)。我们先从几个角度来看一下三种方式的具体要求以及其区别。

1)提出时间和受理方Reexam其实就是由第三方向USPTO提供证据,把已经授权的专利又拉回到申请被审查的状态。Reexam 请求可以在专利授权后专利有效期内任何时间提出Reexam提出后,是由USPTO的外观技术中心(Design Patent Technology Center)继续审理,不过会分配一个新的审查员。第三方就外观专利提出Reexam请求后,不可参与后续审理环节。PGR提出的时间为外观专利授权的9个月内PGR提出后是由Patent Trialand Appeal BoardPTAB)进行审理。每个PGR的案子的主审团队由PTAB的三位法官组成。PRG的提出方可以参与后续的审理环节,就专利权人提出的意见进行答复。IPR提出的时间为外观专利授权9个月之后,或者PGR程序结束后,以二者较晚日期为准IPR提出后也是由PTAB派出的三人小组审理。同样的,IPR的提出方也可以参与后续的审理环节。

2)提出无效的依据通过ReexamIPR提出无效的依据必须是“prior art publications”(在先的公开信息,对应法条§102和§103),也就是说,通过ReexamIPR提出无效的依据是该外观专利不满足“新颖性”或“非显而易见性”的请求。而通过PGR提出无效的依据可以是任何可以用于无效专利的理由(如§101、§102、§103、§112),除了“prior art publications”,还可以通过诸如申请文件不符合要求、外观申请不具备装饰性等理由进行无效

3Estoppel Effect (禁反言方面的影响)第三方通过Reexam方式申请无效外观专利没有estoppel effect,也就是说该第三方后续可以在法庭中继续用同样的专利或文献作为无效依据PGRIPR都有estoppel effect。换言之,通过PGRIPR提出外观无效的依据,后续不能再用于法庭了。这也是为什么第三方在通过PGRIPR无效外观专利时一定要做足充分准备。PGRIPRestoppel effect方面的影响也有不同:如上文所述,通过IPR的方式,我们能够选择的无效依据仅包括“prior art publications”,对应的,如果无效提出方在IPR中失败,该提出方后续还可以在法庭中使用“prior art publications”之外的理由;而因为PGR的无效依据包含了各种理由,如果无效提出方在PGR中失败,后续就没有机会在法庭中使用任何理由无效对方专利了。也就是说,相比IPRPGR失败后的影响更大。从USPTO的统计数据来看,IPR申请的递交量是远远高于PGR的申请量的,详细数据可参考本文第二部分。

4)费用USPTO最新的官费数据来看(以下所列费用为大实体的收费)Reexam的官费为6,300.00 USDIPR的申请费(request fee)为19,000.00 USD,受理后的费用(post-institution fee)为22,500.00 USD,合计为41,500.00 USDPGR的申请费(request fee)为20,000.00 USD,受理后的费用(post-institution fee)为27,500.00 USD,合计为47,500.00 USD。下表对三种无效方式的基本情况及区别进行了简单总结:

方式

提出时间

受理方

提出方是否可以参与审理

有无estoppel effect

提出无效的依据

官费(USD

Reexam

授权后任何时间

USPTO

现有技术资料

6,300

IPR

授权9个月以后

PTAB

现有技术资料

41,500

PGR

授权9个月以内

PTAB

任何可以挑战的理由

47,500

2. 美国外观无效的相关数据

根据USPTO 2019930日发布的相关统计数据,自198171日起,exparte Reexamination的总递交量为13,987件,其中外观占2%,为250件。其中,Reexamination请求获得通过的比例为91%Reexamination的平均审理周期为25.8个月。根据USPTO 2019930日发布的数据来看[11]2012916日到2019731日期间,IPR的总递交量为10,410件,PGR的递交量为174件。其中,与外观相关的申请量为46件,在这46件申请中,有19件通过申请被受理,通过率为41%2018101日到2019731日期间,申请总量(含IPRPGRCMB)为1,240件,其中外观只有3件。

3. 美国外观无效的途径选择

在选择无效美国外观专利的途径时,要考虑到方方面面的因素,而往往其中最重要的三点是:时间、预算和证据。时间往往是选择无效对方外观专利的先决条件。例如如果目标专利授权时间已经超过了9个月,那PGR就无从谈起,只能从Reexam  IPR之中做选择。另外,如果发起无效的一方需要速战速决,那Reexam只怕就不是很好的选择,这是因为Reexam 其实是重新启动了一个申请审查的过程,在此过程中各种审查意见、答复、延期、上诉等等情况都可能发生,往往会拖延比较长时间;而且请求Reexam的一方也无法参与后续程序,无法影响Reexam进程,因此这个途径不太适合必须快速达成无效的情况。相比于ReexamIPRPGR推进速度较快,更适合希望尽快出结果的情况。费用也是发起无效一方需要重点考虑的因素。从前表中可见,Reexam的官费只相当于IPRPGR1/81/7;另外,由于Reexam 中无效发起方不能参与后续程序,也就没有了准备请求之外的后续服务费用,因此从两方面(官费和服务费)来看,Reexam 都是最省钱的选项。在途径选择时,能收集到的证据也是重要的因素。例如IPRReexam 都只能基于现有技术资料(即用新创性为理由)来无效对方专利,而PGR则没有这个限制。因此,如果想要基于新创性之外的理由来无效对方专利,那就只能选择PGR。但是,从实务来说,尽管在发明专利无效中经常会采用其他理由(例如客体),但针对外观绝大多数情况还是以新创性为基础,因此这一点其实影响较小。另外,如果证据很强,例如有非常接近的现有技术文献,则可能发起人是否能参与后续程序影响不太大,那就可以考虑使用Reexam;但如果证据没能达到“一剑封喉”的效果,那还是应该考虑使用发起人能继续参与整个无效程序的IPRPGR。无效对方外观专利是个比较重大的决定,是否推进以及如何推进都应该慎重决定。除了以上提到的时间、费用和证据这三点之外,往往还有其他情况(例如和专利权人的关系)需要考虑进来。这些因素都需要针对个案具体分析,在此就不赘述了。

4. 小结

综上,美国外观专利无效的途径有多种,而在实践中,是否能够无效掉对方的专利、具体应采取何种方案,都是要结合案件情况来综合分析。另外,无效外观专利,其总体难度是要超过无效发明专利的。例如,从第2节的统计可知,用IPRPGR无效外观专利,请求通过率是41%,而在同一时期,无效发明专利的请求通过率达到了60%以上。而且,专利无效不管是服务费成本还是官费成本都是比较高的,更使得决定时要慎之又慎。因此,建议有需要的企业寻求专业律师的帮助,以便有效应对,避免不必要的损失。